Как потерять товарный знак?

Дело в том, что мало получить свидетельство на товарный знак, надо этот товарный знак еще и использовать! Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Лицо, заинтересованное в использовании вашего товарного знака, может в судебном порядке добиться досрочного прекращения правовой охраны вашего товарного знака.

При этом, в соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака будет лежать на правообладателе.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Р Ф от 02.10.2003 N 393−0, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке товарного знака.

В свою очередь, согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Часть 2 ст. 1484 ГК РФ нам указывает, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, мы видим, что использование товарного знака включает в себя эти действия.

Использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

При представлении доказательств использования товарного знака для индивидуализации товаров либо услуг, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными п. 2 статьи 1484 ГК РФ, правообладатель также обязан представить доказательства введения этих товаров/услуг в гражданский оборот. Сам по себе факт регистрации в административном органе лицензионного договора без доказательств его реального исполнения не может являться доказательством использования спорного товарного знака.

До обращения в суд заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак, направляет такому правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если правообладатель этого не делает, заинтересованное лицо в определенный законом срок вправе обратиться в суд с вышеуказанным иском.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования судом могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как мы видим, потребовать досрочного прекращения правовой охраны товарного знака может не любое лицо, а именно «заинтересованное». Отсутствие «заинтересованности» служит основанием для отказа в иске.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно Решению СИП от 19 января 2022 г. по делу N СИП-664/2021 (касается 19 класса товаров и иска о досрочном прекращении охраны товарного знака в отношении плитки) истец в доказательство заинтересованности производства товара 19 класса МКТУ (плитки) представлял суду:

• скриншоты интернет-страниц сайта, содержащие сведения об истце и производимой им керамической плитке;
• макеты упаковки плитки, содержащие товарные знаки;
• заключение эксперта торгово-промышленной палаты о производстве истцом плитки на предприятии с наличием собственных мощностей;
• фототаблицу, контракт, — счета-фактуры, упаковочные листы, товарные накладные.

В связи с изложенным, если вы хотите сохранить права на зарегистрированный товарный знак, вам следует позаботиться о его реальном использовании.