Любой предприниматель, выпускающий товар или оказывающий услугу без зарегистрированного в качестве товарного знака «бренда», рискует стать жертвой «патентных троллей».
Это юридические структуры и компании, которые специализируются на подаче исков о защите патентных прав или прав на товарные знаки и взыскании компенсации по сути с тех, кто использует бренд давно, но без регистрации.
Эти «тролли» регистрируют на себя товарные знаки (или покупают права на них), чтобы потом отсуживать компенсации у предпринимателей за незаконное использование их интеллектуальной собственности.
То есть здесь мы видим, что целью получения и регистрации патентных прав, исключительных прав на товарные знаки является именно получение коммерческой выгоды по результатам судебных процессов (рассмотрения претензий), а не реальное использование объектов интеллектуальной собственности в гражданском обороте.
Эту проблему рассмотрел также Верховный Суд Р Ф в Обзоре судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом Верховного Суда Р Ф 15.11.2023) (далее также — Обзор).
В Обзоре мы видим следующую позицию высшей судебной инстанции (п. 2 Обзора):
Эту проблему рассмотрел также Верховный Суд Р Ф в Обзоре судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом Верховного Суда Р Ф 15.11.2023) (далее также — Обзор).
В Обзоре мы видим следующую позицию высшей судебной инстанции (п. 2 Обзора):
Приобретение лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается.
Так приводится пример спора: Предприниматель обратился в суд с иском к обществу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «ПЛАНЕТА» на основании ст. 1515 ГК РФ.
Иск мотивирован нарушением ответчиком исключительного права истца при использовании в качестве названия торгового центра обозначения «ПЛАНЕТА», сходного до степени смешения с товарным знаком предпринимателя.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, правомерно отказано в удовлетворении требования в связи со следующим.
Суд установил факт принадлежности предпринимателю исключительного права на товарный знак.
Вместе с тем его действия по приобретению исключительного права на товарный знак суд признал злоупотреблением правом, что явилось основанием для отказа в иске.
Суд учел, что истцом или иным лицом под его контролем деятельность по использованию товарного знака «ПЛАНЕТА» не осуществляется, спорный товарный знак не ассоциируется у потребителей с истцом. Напротив, ответчик представил доказательства известности его обозначения в связи с осуществляемой им деятельностью. Кроме того, суд указал, что предприниматель является обладателем исключительного права на значительное число товарных знаков и участником (истцом) в нескольких сотнях судебных дел, связанных с защитой прав на товарные знаки.
Иск мотивирован нарушением ответчиком исключительного права истца при использовании в качестве названия торгового центра обозначения «ПЛАНЕТА», сходного до степени смешения с товарным знаком предпринимателя.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, правомерно отказано в удовлетворении требования в связи со следующим.
Суд установил факт принадлежности предпринимателю исключительного права на товарный знак.
Вместе с тем его действия по приобретению исключительного права на товарный знак суд признал злоупотреблением правом, что явилось основанием для отказа в иске.
Суд учел, что истцом или иным лицом под его контролем деятельность по использованию товарного знака «ПЛАНЕТА» не осуществляется, спорный товарный знак не ассоциируется у потребителей с истцом. Напротив, ответчик представил доказательства известности его обозначения в связи с осуществляемой им деятельностью. Кроме того, суд указал, что предприниматель является обладателем исключительного права на значительное число товарных знаков и участником (истцом) в нескольких сотнях судебных дел, связанных с защитой прав на товарные знаки.
Доказательства, представленные обществом в подтверждение недобросовестного поведения истца, в частности доказательства осуществления и ведения истцом экономической деятельности с использованием принадлежащего ему товарного знака «ПЛАНЕТА», предприниматель не опроверг.
Суд сделал вывод о том, что истец совершил действия, направленные на приобретение права на товарный знак «ПЛАНЕТА» не с целью фактически использовать его для индивидуализации товаров, а для предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота и взыскания в связи с этим соответствующей компенсации.
Таким образом, предприниматель совершил попытку получить судебную защиту путем имитации нарушения исключительного права, что свидетельствует о намерении причинить вред другому лицу и о злоупотреблении им правом.
Следовательно, признавая действия обращающегося за судебной защитой правообладателя по приобретению права на товарный знак злоупотреблением правом, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен учесть цель приобретения указанного права, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.
Кроме того, предоставление правовой охраны такому товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в порядке, предусмотренном ст. 1513 ГК РФ.
Следовательно, признавая действия обращающегося за судебной защитой правообладателя по приобретению права на товарный знак злоупотреблением правом, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен учесть цель приобретения указанного права, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.
Кроме того, предоставление правовой охраны такому товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в порядке, предусмотренном ст. 1513 ГК РФ.
Подтвердить, что «патентный тролль» приобрел права на товарный знак лишь для взыскания компенсаций, помогут распечатки из «базы судебных процессов»: kad.arbitr.ru. Суды, как следует из вышеуказанного, обратят также внимание на «количество аналогичных исков». Однако оценка судом действий правообладателя в качестве злоупотребления правом по отношению к одним лицам не означает, что и по отношению к другим лицам данный правообладатель является недобросовестным.
Чтобы доказать, что истец-тролль регистрирует множество обозначений, в суд можно представить заверенные скриншоты с сайтов-поисковиков по реестру товарных знаков.
Чтобы доказать, что истец-тролль регистрирует множество обозначений, в суд можно представить заверенные скриншоты с сайтов-поисковиков по реестру товарных знаков.
То есть, чтобы суд отказал «патентному троллю» в удовлетворении иска и взыскании компенсации, нужно доказать, что тролль решил просто заработать деньги, а не защитить свои реальные интересы.
Если истец-тролль представляет лицензионный договор, нужно доказать, что он носит мнимый характер, не исполняется. Согласно п. 5 Обзора суд дает оценку действиям правообладателя товарного знака как добросовестным или недобросовестным с учетом обстоятельств заключения и исполнения лицензионных договоров.
Признавая недобросовестность суд указал: «истец не представил доказательств реализации лицензиатом товаров, защищаемых товарными знаками истца и однородных с товарами ответчика, или существования намерения такой реализации при заключении сторонами лицензионного договора (осуществления подготовки к реализации)».
В другом случае в деле по иску правообладателя товарного знака к обществу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак суд установил аффилированность правообладателя с его лицензиатом и мнимый характер заключенного ими лицензионного договора, сделал вывод о недобросовестности действий истца и отказал в удовлетворении его требования.
Таким образом, «отбиться» от патентного тролля можно, выстроив грамотную юридическую стратегию защиты.
Признавая недобросовестность суд указал: «истец не представил доказательств реализации лицензиатом товаров, защищаемых товарными знаками истца и однородных с товарами ответчика, или существования намерения такой реализации при заключении сторонами лицензионного договора (осуществления подготовки к реализации)».
В другом случае в деле по иску правообладателя товарного знака к обществу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак суд установил аффилированность правообладателя с его лицензиатом и мнимый характер заключенного ими лицензионного договора, сделал вывод о недобросовестности действий истца и отказал в удовлетворении его требования.
Таким образом, «отбиться» от патентного тролля можно, выстроив грамотную юридическую стратегию защиты.
